G 1/26 | T 873/24 - Coated Steel Strips / "Titan zu Stickstoff Verhältnis" (Vorlageverfahren)

Wie weit geht die G 1/24 und wie ist die G 1/24 in Hinblick auf die Offenbarungsüberschreitung zu interpretieren?

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über Entscheidung T 873/24 und die Vorlagefragen der daraus hervorgegangenen Vorlage G 1/26 an die Große Beschwerdekammer. Ausgangspunkt ist ein Patent zu beschichteten Stahlbändern für das Warmumformen in der Automobilindustrie. Im Zentrum steht jedoch keine werkstofftechnische Detailfrage, sondern ein dogmatischer Kernpunkt des europäischen Patentrechts: Wie sind Patentansprüche auszulegen, und welche Rolle spielt dabei die Beschreibung – gerade bei der Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123(2) EPÜ? Der Fall verbindet damit Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Zwischenverallgemeinerung, Schutzbereichsfragen und die offene Grundsatzfrage, wie weit die Linie aus G 1/24 tatsächlich reicht.

Technischer Hintergrund

Die Erfindung betrifft vorgebeschichtete Stahlbänder für die Automobilindustrie, insbesondere für das Hot Stamping beziehungsweise Warmumformen. Solche Stahlbänder werden mit Aluminium oder einer Aluminiumlegierung beschichtet, anschließend zugeschnitten, erhitzt, umgeformt und rasch abgekühlt, um hochfeste Bauteile zu erzeugen.

Technisch relevant war insbesondere die Frage, wie sich bestimmte Zusammensetzungsparameter des Grundstahls und die Dicke der Aluminiumbeschichtung auf die industrielle Weiterverarbeitung auswirken. Hintergrund ist, dass es bei zu dicken oder ungünstig ausgebildeten Beschichtungen während der Wärmebehandlung zu Legierungsproblemen, partiellem Aufschmelzen und in der Folge zu Ablagerungen an Ofenrollen kommen kann. Der beanspruchte Gegenstand war daher nicht nur über die chemische Zusammensetzung, sondern auch über die industrielle Dimension des Stahlbands und ein bestimmtes Verhältnis von Titan zu Stickstoff definiert.

Rechtliche Kernfragen

Zunächst stellt sich die klassische Frage nach Art. 123(2) EPÜ, also ob der erteilte Anspruch über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht. Konkret geht es darum, dass ein Merkmal zum Verhältnis von Titan zu Stickstoff im erteilten Anspruch ohne die ursprüngliche Präzisierung auf Gewichtsprozent formuliert war.

Daran knüpft unmittelbar die Frage der Anspruchsauslegung an. Wenn die Beschreibung erkennen lässt, dass nur ein Gewichtsverhältnis gemeint sein kann, darf oder muss diese Einschränkung dann in den erteilten Anspruch hineingelesen werden? Oder ist bei Art. 123(2) EPÜ zunächst auf alle technisch sinnvollen Auslegungen des Anspruchswortlauts abzustellen? Genau an dieser Stelle zeigt sich das Spannungsfeld zwischen dem Anspruch als Ausgangspunkt der Beurteilung und der Beschreibung als Auslegungshilfe.

Zusätzlich spielte der Fall auch bei Art. 54 und 56 EPÜ eine Rolle, weil dieselbe Auslegungsfrage Auswirkungen darauf haben kann, wie der beanspruchte Gegenstand gegenüber Stand der Technik abgegrenzt wird. Damit wird der Fall zu einem Grundsatzverfahren über die Einheitlichkeit der Anspruchsauslegung über verschiedene Patentierungsvoraussetzungen hinweg.

Verfahrensverlauf

Das Patent beruht auf der europäischen Anmeldung EP 19 185 736.6 und betrifft das Patent EP 3 587 104 B1. Das Prüfungsverfahren verlief zunächst ohne besondere Dramatik, wobei es sich um eine Teilanmeldung in einer Kette von Teilanmeldungen handelte.

Im Einspruch wurden sämtliche Einspruchsgründe geltend gemacht. Neben Ausführbarkeits- und Änderungsthemen spielte auch umfangreicher Stand der Technik eine Rolle, einschließlich behaupteter offenkundiger Vorbenutzungen aus der Automobilpraxis. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrecht.

Im Beschwerdeverfahren standen sich sodann sowohl Patentinhaberin als auch Einsprechende gegenüber. Die Beschwerdekammer 3.3.05 sah die aufgeworfene Auslegungsfrage als so grundsätzlich an, dass sie mit Zwischenentscheidung vom 3. Februar 2026 mehrere Fragen an die Große Beschwerdekammer vorlegte. Das Verfahren ist nun unter dem Aktenzeichen G 1/26 anhängig.

Entscheidungsanalyse

Der eigentliche Sprengstoff der Entscheidung liegt nicht nur in der materiell-rechtlichen Frage, ob hier eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliegt. Entscheidend ist vielmehr, nach welcher Methode diese Frage zu beantworten ist.

Die Beschwerdekammer arbeitet heraus, dass die Rechtsprechung zur Anspruchsauslegung trotz G 1/24 weiterhin nicht vollständig konsolidiert ist. Sie unterscheidet verschiedene Linien dazu, ob und in welchem Umfang die Beschreibung zur Auslegung herangezogen werden darf, und ob sie sogar zu einer einschränkenden Lesart des Anspruchswortlauts führen kann. Gerade bei Art. 123(2) EPÜ ist diese Frage heikel, weil das EPA traditionell einen besonders strengen Maßstab anlegt.

Im vorliegenden Fall ist die dogmatische Spannung besonders deutlich: Liest man den Anspruch isoliert, scheint das Verhältnis von Titan zu Stickstoff mehrere technisch sinnvolle Deutungen zuzulassen. Liest man ihn im Licht der Beschreibung, spricht vieles dafür, dass nur ein Gewichtsverhältnis gemeint ist. Daraus folgt die Grundsatzfrage, ob bei Art. 123(2) EPÜ sämtliche technisch sinnvollen Lesarten des Anspruchs geprüft werden müssen oder nur diejenige Auslegung, die sich aus dem Patent als Ganzem ergibt.

Hinzu kommt eine verfahrensrechtlich bemerkenswerte Ebene: Die Kammer fragt ausdrücklich auch nach der Zulässigkeit der Vorlage selbst. Sie thematisiert damit, wann eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Sinn des Art. 112(1) EPÜ „erforderlich“ ist, insbesondere wenn die Rechtsfrage zwar nicht zwingend den Hauptantrag entscheidet, aber für zahlreiche Hilfsanträge oder für die einheitliche Rechtsanwendung von zentraler Bedeutung ist.

Vorlagefragen

1 May a decision be considered to be "required" for the purposes of Article 112(1) EPC, if the referring Board demonstrates that the point of law in question arises out of the context of the case pending before it and, in the circumstances of the proceedings, it is reasonable for the Board to examine it and decide on it next?

2 (a) Does the fact that the claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention generally preclude a feature which is only disclosed in the description or the drawings of a patent from being read into the meaning of a granted claim, in particular if this leads to a restrictive reading of terms used in the claim?

2 (b) If the answer to question 2.(a) is no: is claim interpretation the result of both reading the claims and consulting the description and drawings as a unitary process and does the claim being the starting point and the basis for assessing the patentability rule out only those interpretations which can be derived from the patent as a whole but would clearly contradict the general technical understanding of the terms used in the claim?

3 (a) When assessing compliance with Article 123(2) EPC, must a term used in a claim be assessed against all interpretations that make technical sense to the skilled reader on the basis of the claim alone?

3 (b) If the answer to question 3.(a) is no: is it sufficient that only the interpretations of the subject-matter of the claim established against the background of the patent specification as a whole are directly and unambiguously derivable from the application as filed?

weiterführende Links

• Vorlageentscheidung T 873/24
• Streitpatent EP 3587104 B1
• EP Register

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!